Marchi e keyword advertising
di Greta Cucinella
Per comprendere il fenomeno del keyword advertising e le sue ricadute sul piano legale, occorre fare una breve premessa sul funzionamento dei servizi di posizionamento, nonché sugli elementi costitutivi generali della fattispecie di contraffazione di marchio, per poi indagare se l’uso del marchio altrui quale keyword sia idoneo ad integrarla.
1. Come funziona un servizio di posizionamento?
Ogni volta che un utente effettua una ricerca a partire da una parola chiave (keyword), il motore di ricerca mostra siti internet pertinenti a tale parola in ordine di attinenza decrescente, i cc.dd. “risultati naturali”. Accanto ai risultati naturali della ricerca, il più delle volte sopra o a lato, in separati spazi pubblicitari, appaiono ulteriori link promozionali, contrassegnati dalla scritta “link sponsorizzati”[1].
I servizi di posizionamento offrono, a qualsiasi operatore economico, dietro corrispettivo, la possibilità di scegliere una o più keywords e di far apparire in primo piano un link sponsorizzato che rinvii al proprio sito ogni volta in cui una delle parole chiave prescelte coincida con quella utilizzata dall’utente[2].
Nel caso in cui più operatori economici scelgano la medesima parola chiave, sarà il titolare del servizio di posizionamento a decidere le modalità che verranno impiegate per scegliere l’ordine degli annunci.
Ad esempio, il motore di ricerca Google calcola il corrispettivo per il proprio servizio di posizionamento (Google Ads [3]) in funzione del “prezzo massimo per click” che l’inserzionista ha dichiarato di essere disposto a pagare al momento della stipula del contratto, nonché del numero di click su tale link effettuati dagli utenti. Il prezzo massimo per click contribuisce, inoltre, insieme alla qualità dell’annuncio pubblicitario e al numero di click effettuati, a determinare l’ordine dei link sponsorizzati nel caso in cui più inserzionisti scelgano la medesima parola chiave. In qualunque momento, quindi, l’inserzionista può migliorare la sua posizione nell’ordine di visualizzazione offrendo un prezzo massimo per click più alto oppure provando a migliorare la qualità del suo annuncio[4].
Non vi sono dubbi circa la liceità di tale modalità pubblicitaria[5]; non è invece immediato comprendere se, e con quali limiti, sia possibile utilizzare un marchio altrui quale parola chiave, ad esempio quello di un concorrente, senza violarne i diritti di privativa.
2. L’utilizzo del marchio altrui come keyword
Come noto, l’art. 20 c.p.i.[6]conferisce al titolare di un marchio registrato il diritto di vietare a terzi l’utilizzo di un segno identico al proprio marchio per prodotti o servizi identici ovvero di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini nel caso in cui vi sia un rischio di confusione per il pubblico[7]. Non è tuttavia sufficiente l’identità tra segni o la confondibilità tra marchi simili ad integrare una violazione della privativa.
La nozione di contraffazione desumibile dal diritto dei marchi comunitario armonizzato, infatti, presuppone la presenza di alcuni elementi costitutivi generali[8]: è pacifico che non si abbia contraffazione se non in presenza di un segno, (a) utilizzato dal terzo “in commercio”; (b) per prodotti e servizi; (c) senza il consenso del titolare del marchio registrato anteriore;[9](d) e che rechi un pregiudizio ad una o più funzioni giuridicamente tutelate del marchio[10].
Ebbene, nel caso di utilizzo del marchio altrui quale keyword, il titolare del marchio potrebbe astrattamente lamentarne la contraffazione sia da parte dell’inserzionista che da parte del gestore del servizio di posizionamento[11]. La giurisprudenza comunitaria[12], infatti, ha puntualmente indagato i presupposti della fattispecie contraffattoria operando una netta distinzione tra il prestatore del servizio di posizionamento e gli inserzionisti.
Quanto al presupposto che l’uso del marchio altrui avvenga nell’ambito di un’attività commerciale, la Corte di Giustizia ha precisato che il gestore del servizio di posizionamento, nonostante “operi” nel commercio, non faccia un “utilizzo” commerciale del segno, limitandosi a consentire agli inserzionisti di utilizzare il marchio altrui dietro corrispettivo, senza fare egli stesso uso di detti segni[13]. Pertanto, l’”utilizzo” che il gestore del motore di ricerca fa del marchio nell’ambito del servizio di posizionamento non può costituire contraffazione del medesimo.
Al contrario, gli inserzionisti, selezionando una parola chiave identica ad un marchio altrui, ne fanno senz’altro un uso destinato al commercio, dal momento che il segno scelto come kewyword è proprio lo strumento utilizzato per permettere la visualizzazione di un link sponsorizzato verso il proprio sito, sul quale sono messi in vendita i prodotti o servizi dell’inserzionista[14].
Peraltro, l’uso che l’inserzionista fa del segno identico al marchio di un concorrente, è da considerare “uso per prodotti o servizi”, poiché finalizzato a far conoscere all’utente di internet non soltanto i prodotti o servizi offerti dal concorrente, ma anche quelli di detto inserzionista[15].
Quanto all’ultimo elemento costitutivo della contraffazione, ossia che l’uso posto in essere dall’inserzionista sia idoneo a recare un pregiudizio ad una o più funzioni giuridicamente tutelate del marchio, la giurisprudenza ha ribadito che l’assolutezza della tutela contro l’uso non consentito di segni identici ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato deve essere contestualizzata, ed interpretata in funzione pro-concorrenziale, considerato che la protezione offerta dall’art. 20 c.p.i. mira solo garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni[16], ed in particolare (i) la funzione di garantire l’origine imprenditoriale dei prodotti; (ii) la funzione pubblicitaria e (iii) la funzione di investimento.
Quanto alla funzione sub (i) la Corte di Giustizia ha chiarito che la questione se si integri una violazione di funzione di indicazione d’origine di un marchio nel caso in cui questo venga utilizzato da un terzo come keyword, dipende dalle modalità con cui è presentato l’annuncio del terzo concorrente che compare digitando come parola chiave il suddetto marchio[17]. Ed in particolare, vi sarà contraffazione nel caso in cui:
- “l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o, al contrario, da un terzo”[18];
- “l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio”[19];
- “l’annuncio, pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo”[20].
Passando all’ulteriore funzione pubblicitaria del marchio, secondo la giurisprudenza comunitaria la circostanza che il titolare di un marchio sia costretto ad intensificare i suoi sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori[21], a causa dell’uso da parte di un terzo di un segno identico, non è mai sufficiente ad integrare una lesione della funzione pubblicitaria dello stesso.
Infine, analoghe considerazioni vanno fatte in relazione alla funzione di investimento del marchio, che consiste negli sforzi economici sopportati dal titolare del marchio per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli.
Tale funzione può ritenersi compromessa esclusivamente laddove l’uso da parte di un concorrente di una parola chiave identica ad un marchio altrui, intralci in modo sostanziale (e quindi non superabile) l’utilizzo di tale segno da parte del titolare[22].
Tali principi interpretativi sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza nazionale, che ha negato la tutela al titolare del marchio nel caso in cui tra gli annunci promozionali esaminati non sussista, neppure in via subliminale, un collegamento tra il terzo concorrente ed il titolare del marchio, nella mente dell’utente informato di internet[23].
3. Conclusioni
Dunque, l’utilizzo del segno altrui quale keyword da parte del prestatore del servizio di posizionamento (ad esempio Google) è sempre lecito[24], mentre la liceità dell’utilizzo fatto dagli inserzionisti è subordinata alla condizione che non si ledano le funzioni proprie del marchio.
La presenza di link promozionali di diversi operatori commerciali offre un’alternativa rispetto ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio che l’utente di internet ha utilizzato come parola chiave per la propria ricerca, e la possibilità del consumatore di fruire di siffatta alternativa commerciale non va di per sé guardata con sfavore, dovendo al contrario farsi prevalere considerazioni pro-concorrenziali[25].
Peraltro, secondo l’interpretazione appena fornita, l’uso di un segno identico al marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento non è idoneo a compromettere la funzione pubblicitaria del marchio e, solo in particolari occasioni, è idoneo a lederne la funzione di investimento.
Il giudice nazionale, dunque, avrà il principale compito di valutare se il modo in cui sono congegnati il link sponsorizzato ed il relativo annuncio adombrino la sussistenza di un collegamento economico in realtà insussistente fra il titolare del marchio e l’inserzionista; solo un annuncio vago e poco chiaro alimenta il rischio di confusione del consumatore di riferimento e costituisce contraffazione[26]. In tali casi, quindi, il titolare della privativa lesa potrà lamentare la contraffazione.
Bibliografia:
[1]TAVELLA M., BONAVITA S., La Corte di Giustizia sul caso “AdWord”: tra normativa marchi e commercio elettronico, in Il Dir. Ind., 2010, 441 ss..
[2]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, 23 marzo 2010, cause riunite da C‑236/08 a C‑238/08, par. 23.
[3]Google AdWords fino al luglio 2018.
[4]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 25 e 26.
[5]TOSI E., Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “keyword” marketing confusorio, in Riv. Dir. Ind.,2009, 400 ss.
[6]Il quale ricalca l’artt. 5 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e nonché l’art. 9 del Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario.
[7]Per non pregiudicare la scorrevolezza dell’articolo non si è menzionato il caso dei marchi rinomati.
[8]RICOLFI M., Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, 2015, 1172 ss..
[9]Idem, Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione, in Il dir. ind. 2007, 69 ss..
[10]Sul punto si sono contrapposte due diverse tesi:
- secondo una prima tesi, per poter parlare di contraffazione era necessario un uso del marchio altrui in funzione distintiva, conseguentemente venivano escluse dal perimetro della contraffazione le ipotesi di utilizzo del segno altrui in funzione diversa da quella distintiva (vedasi ad esempio VANZETTI A., DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, Giuffré, 2018);
- una seconda tesi invece, formulata dalla giurisprudenza comunitaria, sosteneva che dovesse guadarsi non al modo nel quale avviene l’impiego da parte del terzo del segno (distintivo, ornamentale, descrittivo, ecc..), ma piuttosto alle eventuali conseguenze pregiudizievoli sulle funzioni del marchio che ricevono protezione dall’ordinamento.
Ha prevalso questa seconda e più attuale impostazione; la prima tesi, infatti, affondava le proprie radici nel diritto classico dei marchi, quando a ricevere tutela giuridica era la sola funzione distintiva del marchio. Oggi tuttavia si sono aggiunte altre funzioni giuridicamente tutelate, ed i marchi trovano protezione in quanto portatori di messaggi che non attengono più solo alla provenienza dei beni ma alla loro qualità e alla loro reputazione (per una più ampia trattazione vedasi RICOLFI M., Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale,cit.).
[11]MANSANI L., La pubblicità tramite parole chiave (Keyword), in Studi in memoria di Paola Frassi, Giuffrè, 2010, 472.
[12]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit.; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd., 22 settembre 2011, Causa C-323/09.
[13]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 53 ss.. La Corte ha peraltro chiarito che l’attività del gestore del servizio di posizionamento può essere qualificata quale attività di hostingai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, tuttavia l’applicazione o meno del regime di limitazione della responsabilità ivi previsto è stata rimessa al giudice nazionale (cfr. par. 106 ss. della decisione).
[14]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 51 e 52.
[15]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 71..
[16]Cosi in particolare, Trib. Milano, Sent. n. 8150 del 01.07.2015; Trib. Milano, Ord. del 31.10.2018 su Darts-Ip.
[17]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 83; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd., cit., par. 44.
[18]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 84.
[19]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 89.
[20]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., par. 90.
[21]Ad esempio, decidendo di pagare un prezzo per clickpiù elevato rispetto a quello di taluni altri operatori economici al fine di far comparire per primo il proprio link.
[22]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd., cit., par. 60 ss..
[23]Cfr.Trib. Milano, Sent. n. 8150 del 01.07.2015; Trib. Milano, Ord. del 14.12.2015 su Darts-Ip; Trib. Milano, Ord. del 31.10.2018 su Darts-Ip.
[24]Fermi restando eventuali profili di responsabilità ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, cfr. nota 13.
[25]Così Trib. Milano, Sent. n. 8150 del 01.07.2015.
[26]RICOLFI M., Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale,cit., 1182.
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