Il marchio nel commercio elettronico e la sua tutela
di Carmine Perri
Introduzione
La rapida diffusione di internet ed il suo ampio utilizzo per finalità commerciali ha generato nuovi modelli di business forieri di problematiche interpretative ed applicative dovute alla difficoltà di adattare istituti giuridici pensati per un mondo fisico ad un mondo virtuale.
In questo nuovo scenario digitale si è assistito ad una crescita esponenziale di usi illeciti di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale. Tra questi ultimi, una parte preponderante ha riguardato i segni distintivi ed in particolare il marchio, a causa, da un lato, della sua attitudine alla valorizzazione dell’immagine delle imprese attraverso la sua funzione qualitativa e di garanzia dei prodotti e/o dei servizi e, dall’altro, della sua funzione comunicativa, cui questo importante asset di proprietà intellettuale assolve.[1]
In un mercato dematerializzato come quello online in cui la riconoscibilità del segno gioca un ruolo chiave, per ogni azienda risulta, quindi, imprescindibile non solo che i propri prodotti e/o servizi vengano riconosciuti dagli utenti ma, soprattutto, che gli stessi risultino distinguibili da quelli delle imprese concorrenti. Pertanto, la riconoscibilità del marchio e la sua tutela assurgono ad elementi cruciali per ciascuna impresa che si accinge ad operare sul mercato digitale.
Focus: il marchio nel commercio elettronico
Uno degli elementi che consente all’utente online (e non) di distinguere un’azienda e i suoi prodotti dalle altre presenti sul mercato di riferimento è senza dubbio il marchio ex art. 7 c.p.i.[2].
E’ importante sottolineare che, ai sensi dell’art. 20 c.p.i., il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha, infatti, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica (sia off-line che online):
- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, appare necessario inquadrare il fenomeno della tutela del marchio nel commercio elettronico, per comprenderne il perimetro di utilizzabilità e riconoscere le principali forme di contraffazione e violazione del marchio sul web.
E’ opportuno segnalare, pertanto, che la nozione di contraffazione è desumibile dal diritto europeo dei marchi[3] in cui viene riconosciuto un perimetro ampio a tale fattispecie. In essa, infatti, rientra ogni uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l’uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi. Ricorrerà, pertanto, un caso di contraffazione online in tutti quei casi in cui il segno sia utilizzato per l’espletamento di un’attività economica da un terzo ed al fine di identificare prodotti e/o servizi. Sarà necessario, inoltre, che tale uso del segno venga effettuato senza il consenso del titolare del marchio registrato anteriormente e che tale attività arrechi un pregiudizio ad una o più funzioni giuridicamente tutelate del marchio.[4]
Principali forme di contraffazione e/o violazione del marchio online
Si possono individuare varie forme di violazione del marchio su internet che possono essere ricondotte alla contraffazione del marchio, alla concorrenza sleale o ad altre fattispecie di reato.
Pertanto, appare opportuno analizzare brevemente le caratteristiche principali di tali attività, al fine di evidenziare i profili di maggiore criticità rispetto alla tutela di tali diritti di proprietà intellettuale in rete.
Sono ritenute ascrivibili all’alveo della prima fattispecie, tra le altre, le seguenti attività riguardanti l’illecita appropriazione del nome a dominio aziendale incorporanti interamente il marchio di terzi o rievocanti quest’ultimo:
- Cybersquatting: Tale attività si estrinseca nella registrazione del nome a dominio costituito da (o comprendente il) marchio di terzi allo scopo di venderlo al legittimo proprietario dietro un elevato corrispettivo.[5]
E’ opportuno premettere, infatti, che, la registrazione di un nome a dominio, viene concessa da una Registration Authority, la quale, a seguito del pagamento dei diritti di registrazione, assegna automaticamente il dominio al soggetto richiedente senza espletare una verifica preliminare circa la legittimità o meno della domanda. Proprio per tale motivo, a cavallo tra gli anni 90’ e i primi anni 2000’, si è assistito al proliferare di tali attività illecite di registrazione di domini internet, spesso a scapito di brand notori operanti su scala globale.[6] In tali ipotesi, i danni subiti dal titolare riguardano sia il danno di mercato, dovuto all’immissione nel mercato di prodotti contraffatti, che spesso un danno all’immagine.[7]
- Typosquatting: Un’ulteriore forma di cybersquatting è quella consistente nella registrazione come nome a dominio di un marchio altrui contenente errori di digitazione (i.e. “typos”) allo scopo di deviare il traffico internet, oppure di trarre un vantaggio economico, ad esempio, mediante una parking page contenente link a pagamento (e.g. attraverso pagine web “pay-per-click”).
Profili di tutela del marchio in tali ipotesi
Per far fronte alle problematiche suesposte e tutelare efficacemente i propri asset di proprietà intellettuale su internet, il titolare dei diritti sul marchio può, innanzitutto, registrare il proprio dominio con il nome aziendale e/o il marchio della stessa e, contestualmente, attivare degli specifici servizi di sorveglianza sugli stessi (i.e. web watching).
Va segnalato, inoltre, che in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, cybersquatting e typosquatting sono considerate autonome fattispecie criminose, perseguite in base al Anti-cybersquatting Consumer Protection Act[8]. Negli USA, inoltre, la parte lesa da tali attività può azionare una più rapida procedura amministrativa gestita dal ICANN e denominata “Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP)”[9], qualora il dominio registrato ricada nella sfera di competenza di quest’ultima.
In Italia, chiunque abbia subito un pregiudizio a causa di un dominio assegnato in uso ad un soggetto altrui può dare avvio ad una procedura di opposizione presso la Registration Authority (i.e. Registro.it), contestando i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA (i.e. quelli aventi il dominio .it). In questi casi, la RA, pur non prendendo parte alla risoluzione della disputa, provvede a congelare l’assegnazione del dominio fino alla risoluzione della controversia e consente a chi l’ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull’eventuale nuova assegnazione.
Va notato, inoltre, che l’apertura dell’opposizione non permette di ottenere automaticamente il dominio già registrato da un altro soggetto, ma consente l’accesso a due procedure – entrambe alternative al ricorso alla magistratura – per la risoluzione della controversia: l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione.[10]
La prima consiste nell’affidare ad un collegio di arbitri la risoluzione dell’opposizione, anziché ricorrere alla magistratura ordinaria. E’ opportuno evidenziare che gli arbitri che compongono il collegio arbitrale sono esperti in materia di assegnazione di domini e che, per poter accedere a questa procedura, il registrante deve aver sottoscritto la clausola arbitrale.
Al contrario, la procedura di riassegnazione è condotta da appositi studi professionali (i.e. Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute “PSRD”) e ha lo scopo di verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede.
Il ricorso a questa procedura può avere come unico esito la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l’opposizione.
Va evidenziato, inoltre, che la riassegnazione non impedisce il ricorso alla magistratura o all’arbitrato, ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio pendente dinanzi ad un giudice ordinario.
Al contrario, nei casi in cui la parte lesa decida di adire direttamente le vie legali, quest’ultima potrà appellarsi all’art. 7 c.c., ovvero la norma sul diritto al nome nonché alla normativa sui marchi e segni distintivi (artt. 2569-2574 del c.c. e D.Lgs.27 giugno 2003 n.30 “c.p.i.”).
Altre forme di contraffazione e/o violazione del marchio online
Ciò detto, è opportuno ora proseguire la trattazione dell’argomento attraverso l’esame di alcune pratiche illecite che, attraverso la deviazione del traffico web per mezzo di collegamenti ipertestuali diretti e/o indiretti alla pagina di navigazione, mirano a danneggiare e/o ledere i diritti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ad esempio:
- lo Spamming: in ambito informatico viene così definita quella pratica che si riferisce all’invio di uno stesso messaggio ad un gran numero di utenti contemporaneamente, via email o newsgroup (artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 del D.lgs 196/2003 “cod. privacy” ). A prescindere dal suo contenuto, il messaggio verrà considerato spam se spedito ad una pluralità di soggetti e se non è stato sollecitato dai riceventi[11].
Per quanto attiene al tema in esame, si segnala che lo spamming assume un certo rilievo nell’ambito della commercializzazione di merce contraffatta.[12] Inoltre, attraverso tali attività non vengono soltanto pubblicizzati prodotti falsi, ma spesso viene arrecato detrimento al nome commerciale e al prestigio dell’azienda vittima di tali illeciti all’interno del mercato di riferimento.[13]
- il Linking: tale attività consiste nell’uso di collegamenti ipertestuali da una pagina web ad un’altra. Essa può sostanziarsi in due tipologie di collegamento ovvero: a) il surface linking, che si ha quando il collegamento viene predisposto per consentire il collegamento dal sito di partenza alla homepage del sito di destinazione, e b) il deep linking che, invece, si realizza quando il collegamento trasferisce l’utente dal sito di partenza direttamente all’interno del sito agganciato.[14] Va osservato che tali attività non sono in sé illecite, ma al contrario esse rappresentano l’essenza stessa del funzionamento delle pagine internet consentendo all’utente una più rapida navigazione e una maggiore disponibilità di contenuti. Tuttavia, per quanto concerne il tema in esame, è necessario sottolineare che l’uso del marchio altrui in un link sarà consentito soltanto al fine di rimandare al sito del titolare del marchio e/o per indicare i siti internet in cui è possibile acquistare i prodotti aventi quel particolare marchio, immessi in commercio direttamente dal titolare e/o con il consenso di quest’ultimo.[15]
In ogni caso, affinché il marchio altrui sia liberamente utilizzabile, risulta necessario che dall’uso non derivi un rischio di confusione sull’origine dei prodotti e servizi. - il Framing: tale attività va descritta, invece, come una forma speciale di linking, attraverso la quale all’utente, accedendo ad una prima pagina web, sarà consentito avere accesso ad una seconda posta all’esterno del sito di prima consultazione. Tuttavia, a differenza di quanto accade nel linking, la pagina web richiamata verrà visualizzata all’interno del frame del primo sito, così che gli utenti continueranno a visualizzare gli annunci pubblicitari presenti sullo stesso. Nonostante questa particolarità, vanno estese anche a tale categoria le considerazioni già espresse sul linking in materia di pratiche anticoncorrenziali.
- i Meta-tag: I meta-tag sono speciali tag HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine ai motori di ricerca. Tali elementi risultano invisibili agli utenti nel layout finale della pagina web in consultazione rimanendo, invece, estrapolabili attraverso la visualizzazione del codice sorgente del sito in HTML. I meta-tag vengono utilizzati, infatti, dai software dei motori di ricerca per indicizzare le pagine web. Il titolare del sito dovrà, dunque, operare una scelta ben precisa dei termini da inserire all’interno dei meta-tag, in quanto essi sintetizzano il contenuto delle pagine web. Pertanto, la scelta di parole che non rispecchiano il contenuto delle informazioni produrrà un risultato fuorviante per l’utente finale del sito. Per quanto attiene al tema in commento, è opportuno notare che l’inserimento di marchi di altre aziende all’interno dei meta-tag inseriti nelle pagine web di consultazione di un competitor consente di sfruttare la riconoscibilità di tali segni distintivi all’interno del mercato di riferimento, al fine di condurre l’utente sulla propria pagina web. Sul punto va segnalato che, nell’importante caso “Interflora v Marks & Spencer”, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha sancito che un annuncio pubblicitario sponsorizzato, attivato da un marchio di un terzo, sarà considerato illecito, se l’annuncio sponsorizzato non consente agli utenti di internet di accertare che i prodotti e/o servizi a cui si fa riferimento non provengono dal titolare del marchio.[16]
Profili di tutela del marchio in tali ipotesi
Va, innanzitutto, sottolineato come nei casi summenzionati, che seppur riconducibili ad attività e tecnologie differenti sono accomunati dall’utilizzo di collegamenti ipertestuali in rete, il consenso del titolare del marchio rispetto al suo utilizzo online assurgerà ad elemento decisivo.
Ad ogni modo, ai fini del libero utilizzo del marchio altrui, risulterà necessario che dall’uso dello stesso non ne derivi un rischio di confusione sull’origine dei prodotti e servizi che comporterebbe, altrimenti, la violazione delle norme in materia di concorrenza ex artt. 2595 e ss. c.c.
Si sottolinea, infatti, come il titolare dei diritti ben potrà in questi casi agire in giudizio denunciando il rischio di confusione, lo sviamento di clientela e/o l’approfittamento parassitario ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.
Altri profili di tutela
E’ opportuno segnalare, infine, che oltre alle attività illecite relative alla violazione del marchio su internet riconducibili alla contraffazione del marchio e/o alla concorrenza sleale suesposte, vanno considerate anche quelle pratiche illecite consistenti nella vendita di merce contraffatta online, che costituiscono veri e propri reati ex artt. 473 , 474, 517-ter e 517-quater c.p.
Gli artt. 120 e ss. del c.p.i. consentono al titolare del marchio contraffatto (nonché al licenziatario ex art.122-bis c.p.i. introdotto recentemente dal D.Lgs. n. 15/2019) di esercitare in tali casi l’azione di contraffazione volta ad ottenere oltre alla cessazione dell’illecito anche la condanna al risarcimento per i danni subiti, il sequestro e la distruzione della merce contraffatta e l’ordine di ritiro dei prodotti contraffatti già immessi sul mercato, nonché la pubblicazione del provvedimento del giudice su quotidiani a spese del soccombente ex art. 126 c.p.i.
Un ulteriore strumento spettante in capo al titolare dei diritti sul marchio oggetto di un illecito utilizzo online ad opera di terzi è rappresentato, poi, dall’azione di nullità e di decadenza ex. art. 122 c.p.i., finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori o per la violazione di altro titolo di proprietà intellettuale etc.
Conclusioni
E’ opportuno segnalare, in conclusione, come la Direttiva (UE) 2015/2436[17] (recepita in Italia con il D.Lgs. 15/2019[18]) abbia contribuito notevolmente – oltre che ad armonizzare la legislazione degli Stati membri in materia di marchi di impresa – a valorizzare l’aspetto della notorietà e della reputazione del marchio, riconoscendo il fattore di garanzia e di certificazione delle qualità del prodotto di cui esso è foriero.
Tuttavia, nonostante gli indubbi meriti, il Legislatore europeo ha mancato di tenere in adeguata considerazione l’aspetto relativo alle tutele da apportare al marchio nel commercio elettronico, considerata la crescita esponenziale di usi illeciti di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale all’interno nuovo scenario digitale e anche alla luce del ruolo chiave del digital-single market nel programma di implementazione del mercato unico europeo.
[1] Lloyd I.J., Information Technology law, Oxford University Press, 2014, p. 40 e ss.;
[2] Vanzetti A., Di Cataldo V., Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè, 2012, p.150 e ss.;
[3] Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, 16/12/2015, Direttiva (UE) 2015/2436;
[4] Ricolfi IM., Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, 2015, 1172 ss..
[5] Tosi E., Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “keyword” marketing confusorio, in Riv. Dir. Ind.,2009;
[6] Lloyd I.J., Information Technology law, Oxford University Press, 2014, p. 410 e ss.;
[7] Berardo D., Cybersquatting e scam website: cos’è la contraffazione online e come difendersi, in Digital360, 21/05/2020;
[8] Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), 15 U.S.C. § 1125(d), US 106 Congress, 29/11/1999;
[9] https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/
[10] https://www.nic.it/it/gestisci-il-tuo-it/aspetti-legali;
[11] https://www.federprivacy.org/informazione/sapresti-rispondere/cosa-e-lo-spamming
[12] Commissione Parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, Relazione sul fenomeno della contraffazione sul web, p. 20, 23 marzo 2017;
[13] Commissione Parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, Relazione sul fenomeno della contraffazione sul web, pag. 20, 23 marzo 2017;
[14] Pierantoni G., Il fenomeno del linking anche alla luce delle osservazioni dell’Autorità Antitrust nel procedimento Fieg/Google, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, 2011;
[15] Ricolfi IM., Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, 2015;
[16] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2011, Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd;
[17] Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, 16/12/2015, Direttiva (UE) 2015/2436;
[18] Parlamento Italiano, Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (…), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.
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