La secretazione del Know-how come vantaggio competitivo
di Luca Sarli
In un contesto economico, come quello italiano, in cui le PMI dominano il panorama nazionale, assume rilevanza strategica la scelta consapevole di massimizzare il vantaggio competitivo mediante gli strumenti di proprietà intellettuale, tra i quali è annoverata anche la secretazione del know-how.
E’ importante ricordare che spesso il vero punto di forza del segreto industriale non è tanto la qualità o la composizione del prodotto, quanto il processo e i metodi che hanno portato alla sua realizzazione. La scelta dei fornitori, un’organizzazione più snella dei processi, tempistiche diverse, gestione degli scarti differenti possono determinare il modello vincente di un prodotto, anche a fronte di un reverse engineering.
Tuttavia in un settore con pochi grandi players, focalizzati con le loro attività di R&D sul medesimo punto critico, non brevettare potrebbe risultare quantomeno rischioso e il mantenere segrete le informazioni non sufficiente. Condizione che può invece essere considerata in maniera opposta in una situazione di mercato caratterizzata da molteplici piccoli competitors.
Brevemente ricordiamo che la decisione di brevettare offre il vantaggio di poter agire legalmente contro i contraffattori, compresi coloro che elaborano la medesima soluzione in maniera indipendente, ossia senza previa conoscenza dell’esistenza di un brevetto. Il brevetto fornisce infatti la prova di pubblicazione con data certa, ostacolando eventuali domande di brevetto successive dei competitor. Si pone altresì come strumento di marketing, in particolare modo per le start-up innovative che si presentano sul mercato per operare raccolte di capitali diffusi (come nell’equity crowdfunding). Il brevetto, integrandosi come bene patrimoniale dell’azienda, è atto ad aumentare notevolmente il valore dell’impresa stessa.
Brevettare presenta anche degli svantaggi e tra questi rileva in particolare l’incertezza causata dalla procedura di brevettazione stessa, la quale obbliga a una divulgazione delle informazioni antecedente la conclusione dell’esame valutativo della domanda; prevede inoltre una limitata copertura territoriale, un esborso monetario legato alla copertura territoriale e una durata di massima 20 anni.
La scelta di mantenere il segreto sul know-how permette invece una copertura territoriale e una durata potenzialmente illimitate, mantenendo i costi contenuti e rendendo impossibile alla concorrenza carpire informazioni utili per le loro attività di R&D, come si evincerebbe invece da un brevetto depositato.
Tuttavia il segreto industriale non protegge dal rischio di fuga di notizie e della difficoltà di agire contro terzi. Nè è trascurabile il rischio che un terzo brevetti la medesima “soluzione”: in tal caso si rischierebbe di subire un’azione per contraffazione e di dover provare il presso, così come la possibile conseguenza di vedersi limitato l’utilizzo dei frutti dell’attività di R&D.
Si spiega così il frequente ricorso, da parte delle società, ad accordi di riservatezza con i propri dipendenti, anche con la previsione di penali, e di non disclosure agreements (NDAs) per regolare i rapporti commerciali con altre aziende.
Preme sottolineare che non rientrano comunque nella definizione di know-how le conoscenze e le esperienze strettamente collegate ad abilità e capacità personali, appartenenti al patrimonio della singola persona e le informazioni puramente teoriche non direttamente utilizzabili nello svolgimento dell’attività di impresa. Nel senso di tale interpretazione della nozione di “informazioni aziendali riservate” si faccia riferimento agli art. 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e alla Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate. Le informazioni aziendali riservate sono inserite tra i diritti di proprietà industriale non titolati, non fondati cioè su deposito o registrazione e si necessita pertanto la prova dei relativi fatti costitutivi per poterlo azionare.
È bene evidenziare che la nozione di know-how sia stata ampliata in relazione sia ai segreti tecnici (riguardanti, ad esempio, le caratteristiche di un prodotto o di un procedimento) sia ai segreti commerciali (quali organizzazione dell’impresa, businnes plan, clientela, etc.). Ai fini della tutela, si rende necessario che i segreti aziendali soddisfino il requisito fondamentale del valore economico o, quantomeno, del vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. L’impresa è tenuta inoltre a dotarsi di strumenti e procedure – di natura organizzativa, tecnico/informatica e/o contrattuale – idonei a mantenere le informazioni desiderate segrete, oltre a renderne adeguatamente edotti i dipendenti, collaboratori e fornitori tenuti alla riservatezza.
Si pone la necessità di selezionare accuratamente i documenti e le informazioni da secretare. Più in particolare, il documento secretato deve essere un’informazione non già nota o non facilmente accessibile agli operatori del settore. Sono da considerarsi pertanto lecite la scoperta o la creazione indipendente, così come il reverse engineering e l’ esame scompositivo ed analitico del prodotto del competitor. Soltanto nel caso in cui il reverse engineering richiedesse costi e tempi non ragionevoli in relazione ad una normale attività concorrenziale si potrebbe concludere che il carattere di segretezza riguardo le informazioni in questione non sia venuto meno.
Alla luce di quanto sopra, si comprende il ruolo fondamentale degli NDAs, anche in fase pre-contrattuale. Nella predisposizione di un NDA, è consigliata una ricostruzione accurata del contesto nelle premesse e una definizione puntale, anziché ampia e generica, di ciò che si intende con “informazioni riservate”, specificando le finalità e l’uso consentito delle stesse, e ciò che non ricade nel vincolo di riservatezza.
Si consiglia di trasmettere le informazioni riservate tramite forma scritta con segnalazione espressa della loro natura riservata. Buona prassi è anche la compilazione di un Report dopo le riunioni ove vengono condivise informazioni da tutelare, al fine di dare evidenza scritta della natura riservata del contenuto dibattuto. Parimenti opportuno è l’indicazione della titolarità del diritto relativo alle informazioni riservate, così come degli obblighi di restituzione o distruzione dei materiali. Infine, assume una particolare importanza la durata dell’accordo, che sia definita o a tempo indeterminato.
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